вернуться на главную
РОСПАТЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕДАТЬ НА АУТСОРСИНГ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОИСКИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВОК
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Советник юридической фирмы «Городисский и партнеры» В.Ю.Джермакян (Москва, JermakyanV@Gorodissky.ru) полагает, что у Роспатента нет причин для введения в отношении информационных (патентных) поисков аутсорсинга, если целью этого является ускорение рассмотрения заявок, и обосновывает свою точку зрения.
Ключевые слова: Роспатент, изобретение, экспертиза заявок, патентный поиск, ускоренное рассмотрение заявок, аутсорсинг.
ROSPATENT PROPOSES OUTSOURCING OF INFORMATION SEARCHERS FOR EXAMINATION OF PATENT APPLICATIONS TO INVENTIONS
V.Yu.Jermakyan, Adviser of legal firm «Gorodissky &Partners» (Moscow, JermakyanV@Gorodissky.ru) believes that Rospatent has no reasons to introduction of outsourcing of information (patent) searchers if the purpose of this is acceleration of examination of applications and grounds his point of view.
Key words: Rospatent, invention, examination of applications, acceleration of examination of applications, outsourcing.
На сайте Роспатента размещена информация о том, как руководство и специалисты Роспатента рассказали на встрече с корпоративными юристами о будущей модернизации ведомства. Анонс данной встречи содержит следующую озвученную идею: «Среди важных проектов Роспатента, направленных на оптимизацию предоставления государственных услуг, были названы передача на аутсорсинг информационных поисков по экспертизе заявок на изобретения…»1.
1 http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/krugstol22
Как известно, иностранное слово «аутсорсинг», имеющее английское происхождение от слияния двух слов: «out» (внешний) и «source» (источник), означает процесс передачи компанией части производственных или бизнес-процессов другой компании, являющейся экспертом в данной области. Делегируя процессы, не относящиеся к основному производству, но являющиеся стратегически важными для аутсорсера (компании, берущей чужие функции на себя), компания совершает взаимовыгодный обмен.
Однако проведение информационных поисков по экспертизе заявок на изобретения является одной из ключевых функций Роспатента, предписанных ст. 1386 ГК РФ, относится, образно говоря, к основному производству ведомства и не может быть осуществлено вне Роспатента по ряду причин. Экспертиза заявки на изобретение по существу (п. 2 ст. 1386 ГК РФ) включает четыре взаимосвязанных полномочия:
информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;
проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым п. 1, п. 5 и 6 ст. 1350 настоящего Кодекса;
проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 п. 2 ст. 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым п. 1 ст. 1350 настоящего Кодекса .
В последнем абзаце п. 2 ст. 1386 ГК РФ указано: «Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности» .
Сказанное выше, как представляется, позволяет Роспатенту всего лишь внутри собственной государственной структуры осуществлять организацию и проведение информационных поисков, но отнюдь не позволяет передавать предоставленные ему законом полномочия в порядке некоего аутсорсинга иным негосударственным и не входящим в структуру Роспатента организациям.
К тому же у Роспатента нет причин для введения в отношении информационных (патентных) поисков какого-то аутсорсинга, если его целью является ускорение рассмотрения заявок, так как ускорять, собственно, нечего2. Можно было понять американское ведомство, столкнувшееся с проблемой ускорения рассмотрения заявок, когда остаток нерассмотренных заявок составлял порядка 300 тыс., и предложившее ввести аутсорсинг патентных поисков, так сказать, на стороне. Однако этот вопрос рассматривался не в ведомстве, а в сенате3, долго обсуждался, в том числе относительно соблюдения конфиденциальности поданных заявок и соответствия таких аутсорсингов закону, необходимости создания и финансирования специализированных организаций, не имеющих никакого отношения ни к бизнесу, ни к промышленности или научным исследованиям. Но на сегодня, несмотря на длительное обсуждение, в том числе в промышленных кругах, которые, казалось, наиболее заинтересованы в ускорении рассмотрения заявок, американский сенат решения о передаче патентных поисков из ведомства на аутсорсинг иным организациям и их создании, полагаем, так и не принял.
2 В 2007–2015 гг. Роспатент получил 567984 заявки, рассмотрел в этот же период 559711 заявок, нерассмотренными остались 8273 заявки.
3 Authenticated U.S. Government Information, Calendar № 487, 108 TII CONGRESS 2D Session, H.R. 1561, (E) For purposes of subparagraph (A), a «qualified search authority» may not include a commercial entity unless.
Лица, предлагающие передать проведение информационных поисков путем аутсорсинга данного вида обязательных для Роспатента работ иным организациям, не входящим в структуру Роспатента, упускают из вида, что проведение информационного (патентного) поиска по заявке невозможно без ознакомления с существом заявленного изобретения. В то же время согласно п. 1 ст. 147 УК РФ разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения до официальной публикации сведений о нем, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказывается соответствующим штрафом, либо обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы на определенный срок.
Конфиденциальность содержания поданной заявки на выдачу патента на изобретение должна свято соблюдаться в тех условиях, которые предусмотрены законом. Даже во времена СССР, когда широко применялось привлечение нештатных экспертов, то есть лиц, не входящих в штатную численность ВНИИГПЭ Госкомизобретений, им на экспертизу передавались и тем самым разглашались только заявки на выдачу авторских свидетельств, а не патентов4. Данное ограничение было прямо указано в соответствующем приказе.
4 Все заявки иностранных заявителей.
Сейчас все заявки подаются только на выдачу патента, и доступ к содержанию их существа до официальной публикации сведений о поданной заявке могут иметь только сотрудники патентного ведомства, да и то не все, а только те, которые имеют соответствующие должностные полномочия. Это аксиома. Передача иным организациям в порядке аутсорсинга полномочий по проведению информационного поиска по заявкам за изобретения не может не сопровождаться передачей им же описаний самих изобретений, то есть раскрытием сущности изобретений, без которого проведение информационного поиска просто немыслимо, что, однако, уголовно наказуемо, если официальная публикация сведений о них не осуществлена. Каким образом Роспатент предполагает разрубить сей гордиев узел?
Публикация в официальном бюллетене сведений о заявке на изобретение осуществляется Роспатентом согласно ст. 1385 ГК РФ по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом. Только в этом случае (п. 2 ст. 1385 ГК РФ) любое лицо, в том числе и некие аутсорсеры5, будет вправе ознакомиться с документами заявки после публикации сведений о заявке на изобретение, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней.
5 Если они появятся, во что не верится.
Проведение информационного поиска по заявкам на изобретения по большинству заявок, а по отечественным заявкам по их абсолютному большинству осуществляется одновременно с проведением экспертизы по существу, которая, как показывает многолетняя практика, проводится еще до того, как сведения о поданной заявке были опубликованы в официальном бюллетене6. Кроме того, согласно п. 3 ст. 1386 ГК РФ, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки и по заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, Роспатент должен направить заявителю отчет об информационном поиске до истечения семи месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу. Осуществление же информационных поисков силами аутсорсеров по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки лишено смысла, так как отечественные заявители не ждут предписанных законом трех лет, предоставляемых на так называемую отсроченную экспертизу по существу, а направляют ходатайство о ее проведении одновременно с подачей заявки. Практически останутся не рассмотренными в этот период только заявки иностранных заявителей, испрашивающих конвенционный приоритет, в том числе поданные в соответствии с Договором РСТ, и вряд ли их обрадует информация о том, что Роспатент предлагает передать проведение информационных поисков по поданным ими заявкам неким аутсорсерам.
6 Практически до истечения года с даты подачи заявки.
Очевидно, что проведение информационных поисков по заявкам на изобретение, имеющих целью установление уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка патентоспособности изобретения, требует специальной подготовки профессионалов, имеющих высшее образование во всех отраслях техники. На сегодня такой коллектив, способный обработать заявки на изобретения по любой тематике, собран, постоянно обновляется и обучается навыкам информационного поиска (патентного поиска) непосредственно в ФИПС Роспатента. Я не знаю ни одной иной организации в России, способной заменить на данном поприще ФИПС. Передать аутсорсерам можно подготовку и издание официальных бюллетеней, изготовление описаний изобретений и самих патентов, даже их рассылку и т.п., но предлагать передачу на сторону одной из основных функций патентного ведомства как-то странно.
Также очевидно, что бесплатно аутсорсеры работать не будут. Но за чей счет они будут осуществлять свою деятельность? Неужели государство в лице Роспатента будет делиться с ними пошлинами? Это невозможно, так как назначение пошлин, поступающих в государственный бюджет, установлено ст. 1249 ГК РФ («за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение…» ), что не допускает их перераспределения путем изъятия ведомством части пошлин из общих поступлений и передачу неким аутсорсерам.
Кроме того, не секрет, что Роспатент выполняет функции международного поискового органа по заявкам, поданным в соответствии с Договором РСТ. Между прочим, получить статус международного поискового органа и органа международной предварительной экспертизы весьма непросто. Сегодня из 148 патентных государственных ведомств таким статусом обладают порядка 20, и Роспатент в том числе. Одним из обязательных условий, предъявляемых к международному поисковому органу и органу международной предварительной экспертизы, является наличие достаточного штата профессионально обученных экспертов, способных осуществлять как поисковые работы по любым областям техники, так и экспертизу по существу. Сегодня Роспатент соответствует названным условиям, но после передачи поисковых работ на аутсорсинг, вне всяких сомнений, сохранение этого статуса будет поставлено под большой вопрос. Так неужели и по международным заявкам предполагается передача функции международного поискового органа, проводящего соответствующие информационные поиски и подготавливающего экспертные заключения, некоему, не входящему в систему Роспатента, внешнему аутсорсеру?
Или Роспатент все-таки сохранит часть сотрудников для выполнения всех функций названных международных органов? Но ведь реальные информационные поиски по заявкам РСТ проводят не сотрудники, осуществляющие организационные функции, а эксперты отраслевых отделов, силами которых проводится экспертиза по существу во всех отраслях техники. Как организационно предполагается перераспределить экспертный состав, если это предусматривается при введении аутсорсинга по поисковым работам? Ведь не секрет, что порядка 60–70% затрат при проведении экспертизы по существу приходится именно на специализированный информационный поиск, который в процессе самого поиска может уточняться самим экспертом, проводящим поиск и соотносящим его не только с формулой изобретения, но и с возможными ее изменениями в зависимости от найденных источников.
Далее. Если высказанная идея Роспатента об аутсорсинге информационных поисков будет реализована, кто будет проводить информационные поиски по заявкам на изобретения, систематически выполняемые уже много лет по договорам с Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и Турецким патентным ведомством? Эти ведомства подписывали договоры с Роспатентом, а не с аутсорсером, да и будут ли они согласны в принципе с тем, чтобы вместо кадровых сотрудников Роспатента поиск был отдан на сторону? Их мнение нельзя не учитывать.
Обратим внимание, что приказом ЕАПВ от 29 июня 2016 г. № 49 утверждена пилотная программа ускоренной экспертизы по существу заявок ЕА-РСТ. В соответствии с программой ЕАПВ осуществляет ускоренную экспертизу по существу заявок ЕА-РСТ, если они удовлетворяют следующим требованиям (приведем часть из них):
«1) по соответствующей международной заявке должно быть подготовлено письменное сообщение международного поискового органа (МПО) и/или заключение органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) одним из следующих МПО и/или ОМПЭ:
Европейским патентным ведомством (ЕРО);
Патентным ведомством Японии (JPO);
Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO);
Ведомством по интеллектуальной собственности Кореи (KIPO);
Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатентом)…».
Участие в поисковых работах аутсорсеров, не относящихся к штатным структурам перечисленных патентных ведомств, в этом проекте не предусмотрено и не могло быть предусмотрено в принципе. Но если это так, то как Роспатент предполагает проводить поиск, если его кадровый состав будет лишен такой возможности в связи с привлечением аутсорсеров?
Возможно, что на идею аутсорсинга в отношении информационного поиска, проводимого при экспертизе по существу по заявкам на изобретения, Роспатент натолкнуло раздельное осуществление информационного поиска и экспертизы по существу в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ). Однако к аутсорсингу в его классическом понимании деятельность в ЕПВ не относится. ЕПВ рассматривает заявки и выдает европейский патент в соответствии с Европейской патентной конвенцией. Штаб-квартира ЕПВ расположена в Мюнхене с отделением в Рейсвейке (пригород Гааги), а также подразделениями в Берлине, Вене, и бюро по вопросам связи в Брюсселе. Отделение в Голландии, занимающееся только информационными поисками, не является аутсорсером, а входит непосредственно в официальную структуру ЕПВ, а экспертиза по существу проводится в Мюнхене. Ничего хорошего в таком разделении процедур поиска и экспертизы по заявке с привлечением к их осуществлению разных экспертов нет, что признают и сами европейцы. Но у них такое деление обусловлено политическими соображениями (необходимость передачи части полномочий общего патентного ведомства разным странам –участницам ЕПВ). А у нас какая такая проблема вдруг вырисовалась?
Может, Роспатент под передачей на аутсорсинг информационных поисков по экспертизе заявок на изобретения понимает нечто иное, но из опубликованного анонса этого не следует.
Список литературы
1. Authenticated U.S. Covernment Information, Calendar № 487, 108 TII CONGRESS 2D Session, H.R. 1561, (E) For purposes of subparagraph (A), a «qualified search authority» may not include a commercial entity unless.
2. http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/krugstol22